특허출원 하기 전 알아둬야 할 사안

특허 받는 절차는 어떻게 이뤄지는가

대리인으로서 의뢰를 받아 특허 출원을 진행하다 보면 언제쯤 특허나 특허증을 받을 수 있는지, 혹은 언제쯤 권리 행사를 할 수 있는 것인지에 대한 질문을 고객으로부터 종종 받는다.

의뢰하는 사람 입장에서 권리 확보를 위하여 비용을 들인데다, 앞으로 특허와 연계되어 사업을 어떻게 진행하면 좋을지 전략을 수립하기 위해서도 이를 궁금해 하는 것은 당연하다. 이러한 질문에 대하여 명쾌하게 답을 해주고 싶지만 출원을 진행하는 과정에서 많은 변수가 있기 때문에 쉽지 않은 것이 사실이다. 다만 특허가 등록되는 전반적인 절차와 과정을 알아두면 위와 같은 궁금증이 어느 정도 해소될 뿐 아니라 특허 등의 절차 진행 시 대리인과 좀 더 원활하게 소통할 수 있을 것이다.

등록이라는 별도의 절차가 없어도 창작하면 그 권리가 있다고 보는 저작권과는 다르게 특허, 상표, 디자인의 산업재산권은 특허청에 등록이 되어야 유효한 권리로서 인정되며, 이를 위해서는 특허청의 심사를 받아야 한다. 특허, 상표, 디자인이 어떠한 과정을 거쳐 특허청에 등록되는지 아래와 같이 진행 단계별로 살펴보고자 한다.

STEP 1 - 출원의 준비(특허청 제출 서류 작성)

특허는 발명을 보호하는 권리이기 때문에 `명세서`라는 발명 설명서와 함께 어떠한 발명을 보호받을 것인지 명확하고 간결하게 기재한 `청구범위`를 작성하여야 한다. 보호 받으려는 발명이 어떠한 형태로 존재하든 발명을 글로 표현하는 과정을 거쳐야 할 뿐 아니라 발명의 법적 보호 범위도 설정해야 하므로 발명에 따라 정도의 차이가 있겠지만 명세서와 청구범위를 기재하는 일은 상당한 시간이 소요된다.

상표는 상품이나 서비스를 누가 제공하는 것인지를 나타내는 표장(標章)을 보호하기 위한 것으로, 보호받을 표장(문자, 도안 등)을 결정하고 자신의 상품ㆍ서비스를 설정하면 된다. 표장과 상품ㆍ서비스는 보통 사업을 시작하는 단계에서 어느 정도 구체화되기 때문에 이 단계에서 소요되는 시간이 특허에 비하여 비교적 짧은 편이다.

디자인의 경우 물품에 대한 도면과 이에 대한 설명서를 제출해야 한다. 설명서는 간단히 작성하면 되지만 도면은 특허청 심사의 주를 이루므로 정확하게 작성할 필요가 있다. 도면은 물건의 전체를 파악할 수 있게 작성되어야 하고 이미지, 사진, 3D 도면 제출이 가능하지만 물건으로는 제출할 수 없으므로 특허청에서 허용하는 형식에 맞추는 도면 작업이 필요하다. 디자인을 등록받고자 하는 경우 디자인이 완성된 상태인 경우가 대부분이어서 이를 특허청에서 허용하는 형식에 맞추는 작업만 이루어지면 되므로, 특허에 비하여 비교적 짧은 시간 안에 준비된다.

특허, 상표, 디자인 출원은 공통적으로 일단 서류가 특허청에 제출되고 나면 제출된 서류의 수정에는 많은 제약이 걸려 있으므로 서류 작성 시 꼼꼼하게 검토하여 제출할 필요가 있으며, 법적 해석의 기초가 되는 서류를 작성하는 것이므로 가능하면 전문가인 변리사를 통하여 작성하는 것이 바람직하다.

STEP 2 - 출원과 특허청의 심사

앞서 설명한 서류가 준비되면 특허청에 수수료를 납부하면서 준비된 서류를 제출하게 되는데, 이를 `출원(出願)`이라고 하며 출원한 자를 `출원인`이라고 한다. 출원인이 특허청에 특허 출원, 상표 출원, 디자인 출원을 하면 특허청은 출원일자와 출원번호를 부여한다. 이러한 출원으로 다양한 법적 효과가 발생하긴 하지만 특허청에 해당 특허, 상표, 디자인을 심사해달라는 신청한 것에 불과한 것이며, 아직 특허권, 상표권, 디자인권이 된 것이 아님을 유의해야 한다.

상표와 디자인의 경우 출원하면 자동으로 특허청이 이를 심사하지만 특허의 경우 출원인이 출원을 하더라도 특허청은 이를 자동으로 심사하지 않고 심사를 해달라는 청구(심사 청구)를 별도로 해야 한다.

특허청이 심사에 착수하고 심사 결과를 내놓기까지의 기간은 정해져 있는 것이 아니지만 특허청 내부적으로는 기한을 정해놓고 있으며, 최근에는 보통 특허의 경우 10~12개월, 상표의 경우 6~8개월, 디자인의 경우 6개월 내외로 소요되고 있다. 이러한 우리나라의 심사 소요 기간은 기본적으로 첫 심사결과가 출원 후 2~3년 걸리는 미국, 일본, 중국, 유럽과 같은 해외에 비하여 매우 짧은 것임을 참고하길 바란다.

STEP 3 - 중간단계(의견제출통지서 발행과 그에 따른 대응)

특허청이 내놓은 첫 심사결과가 특허 결정 혹은 등록 결정이면 좋겠지만 등록 받을 수 없다는 내용의 의견제출통지서가 발행되는 경우가 그렇지 않은 경우보다 더 많다. 특허, 상표, 디자인 출원에서 최초 명세서 작성만큼이나 중요한 것이 이 의견제출통지서에 대한 대응이다. 등록해주지 못하겠다는 내용이지만 여기에서 등록을 받지 못했다고 낙담해버리면 출원한 비용만 날리는 것이 된다. 의견제출통지서 중 대부분은 제출한 서류를 적절히 수정(보정)하고 심사관의 의견을 반박하는 의견서를 제출함으로써 극복 가능하다.

이 단계에서는 특허청 심사관과 줄다리기를 하게 되는데 설정한 보호범위를 조정하면서 등록 가능성을 타진하기도 한다. 대응 결과 심사관이 최종적으로 등록해줄 수 없다고 결정하더라도 특허심판원(심판관), 특허법원(판사), 대법원(대법원 판사)으로 이어지는 불복 절차도 있다.

이와 같이 특허, 상표, 디자인을 등록받기 위하여 특허청과 줄다리기 하는 단계를 중간 단계라고도 하는데 특허심판원 이후의 절차로 넘어가지 않는다는 전제하에 대응 후 특허의 경우는 짧게는 5~6개월에서 길게는 1~2년의 추가 심사 기간이 소요되고 상표, 디자인도 2~6개월의 기간이 추가로 소요된다.

STEP 4 - 등록단계(특허결정과 등록결정)

위와 같은 과정을 거치고 나서 특허청이 이를 등록 권리로서 인정해줘도 되겠다는 판단을 하면 특허결정서, 상표등록결정서, 디자인등록결정서를 발행한다. 출원인이 이러한 통지서를 받은 것만으로 아직 권리가 발생한 것이 아니다. 출원인이 통지서를 받고 등록료를 특허청에 납부하고 나면 특허청이 이를 등록하게 되는데, 이 등록한 날부터 유효한 특허권, 상표권, 디자인권이 되는 것이다.

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